Пример расчёта ущерба нанесённого собственнику ТОРГОВОЙ МАРКИ

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ИЗ ПРАВОВОГО ПОЛЯ  ПРАВИЛ КОНТРОФАКТА И ТОРГОВЫХ МАРОК
 
15 апреля 1994 года на  всемирной  конференции в городе Марракеше (Марокко), в которой приняли участие делегации 147 государств и свыше 30 международных организаций, был подписан Заключительный акт о создании Мировой организации торговли (СОТ), которая стала главным организационным механизмом правовой системы Генерального соглашения по тарифам и торговли (ГАТТ). Представители многих организаций конференцию в городе Марракеше и создание СОТ сравнивают с конференцией в Сан-Франциско (1945) и созданием ООН, а также с конференцией в Бреттон-Вудс (1944г.) и созданием Международного валютного фонда.
            Соглашение относительно торговых аспектов прав интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS) - одно из соглашений СОТ. Согласно требованиям Соглашения TRIPS страны-участницы обязаны на своей территории обеспечить действие таких процедур, которые предоставят возможность принимать меры относительно предотвращения  правонарушений в сфере интеллектуальной собственности и недопущение их в  будущем. Вместе с тем согласно ст.41 Соглашения TRIPS национальное законодательство не должно препятствовать торговле, создавать почву для злоупотреблений в этой сфере.
            Исходя из ст.45 Соглашения TRIPS, судебные органы имеют  полномочие требовать от нарушителя прав интеллектуальной собственности  оплатить владельцу прав ущерб, сумма которого компенсировала бы вред в связи с этим нарушением прав. Данная компенсация выплачивается независимо от того. знал нарушитель или должен был знать о том, что он своими действиями нарушает права законного собственника интеллектуальной собственности. Суд также может требовать от  нарушителя компенсировать потерпевшему понесенные им расходы на судебный процесс, в том числе расходы на “умные” гонорары адвокатам пострадавшего. В некоторых случаях суд может  обязать нарушителя возместить  потерпевшему понесенный им ущерб и упущенную выгоду, даже если  нарушитель прав не знал и не мог знать о том, что нарушает права интеллектуальной собственности.
            Согласно ст.46 Соглашения TRIPS судебные органы могут решить и без уплаты любой компенсации изъять из гражданского оборота контрафактные товары. При этом указанное действие должно осуществляться таким образом, чтобы не допустить вреда  законному владельцу интеллектуальной собственности. Суд может также принять решение и уничтожить такие товары, в том числе и те, что были изготовлены с использованием запатентованного материала и  запатентованным способом. Судебный орган может принять решение, чтобы материалы и орудия производства, которые использовались при  изготовлении подобных товаров, также были изъяты из гражданского оборота.
            Мировой практикой и нормами СОТ контрафактным признается товар, который:
  • является произведенной и (или) введенной в гражданский оборот без  разрешения владельца авторских и (или) сопредельных прав копией,  изготовленной непосредственно или опосредованно из любого изделия, если создание и (или) введение в гражданский оборот такой копии является нарушением авторских и смежных прав;
  • произведен и (или) введен в гражданский оборот с  применением изобретения, полезной модели, промышленного образца,  топографии интегральных микросхем, коммерческой тайны, сорта растений и других объектов прав интеллектуальной собственности  без разрешения владельца прав на этот объект;
  • содержит без разрешения владельца прав идентичный зарегистрированному в уполномоченном учреждении или похожий настолько, что их можно спутать знак для товаров и услуг (торговую марку),  указание  происхождения товаров, фирменное наименование (включая нанесение такого обозначения на упаковку товара).
Статья 50 Соглашения TRIPS предусматривает  временные мероприятия, которые применяют судебные органы при защите прав интеллектуальной собственности. В статье речь идет о том, что судебным органам  должны быть предоставлены полномочия относительно использования эффективных средств для предотвращения нарушения прав интеллектуальной собственности. В частности, они имеют право не допускать поступления в  торговую сеть контрафактных товаров, включая импортные товары, которые поступили сразу после процедуры растамаживания. Т.е. речь идет об аресте партии товаров, относительно которых есть подозрения о том, что они введены в гражданский оборот с нарушением прав интеллектуальной собственности.
Статьи 51-60 Соглашения TRIPS посвящены  особым требованиям относительно мероприятий на таможенной границе.
Согласно статье 61 Соглашения TRIPS члены СОТ должны предусмотреть в своем национальном законодательстве криминальные процедуры и штрафы, которые могут быть применены в случае намеренной фальсификации знаков для товаров и услуг или при нарушении  авторских и смежных прав, если эти нарушения происходят с коммерческой целью. Мероприятия наказания должны включать тюремное  заключение, а также денежные штрафы, достаточные для предупреждения нарушения прав.
Исходя из законодательных норм, которые уже действуют в Украине, участникам семинара сотрудниками Производственно-коммерческого оценочного агентства «Инт-Рейтинг» (www.nitrating.com.ua) было объяснимо и приведено на примерах (смотри ниже), сколько может стоить контрафактное использование торговой марки.
Поскольку, право использования торговой марки предусматривало бы заключение лицензионных соглашений и уплату роялти владельцу торговой марки, - то было прокомментировано  механизм ценовой привлекательности “роялти” и налоговое толкование “роялти” (письма Государственной налоговой администрации Украины N17622/7/ 15-1117 от 05.09.2005г.  и N187/6/ 15-1116  от 17.01.2001г., а также письмо Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности от 29.06.2000 г. за N 06-10/342). Полное содержание данных писем возможно увидеть на сайте ООО “Украинские Передовые Технологии”(www.upt.com.ua или www.nabivka.com.ua), выступившем организационным спонсором проведения семинара.
 
 По мнению участников семинара, -  вполне реальная для рынка арматуростроения ситуация №1:
 
«… Согласно, пункта 25 Положения о порядке регистрации и перемещение через таможенную границу Украины товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28.04.2001г.№412 региональная таможня остановила таможенное оформление товара…, который был маркирован торговой маркой,  принадлежащей  ОАО «БУР»
В части второй статьи  432 Гражданского кодекса определено, что суд в случаях и в порядке, установленном законом, может принять решение о применении разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за неправомерное использование объекта прав интеллектуальной собственности. Размер взыскания определяется согласно закону с учетом вины лица и других обстоятельств, которые имеют важное  значение ...»
Возможный вариант расчета судебными экспертами убытка, причиненного собственнику торговой марки при задержке контрафактной партии товара:
«…Для расчета размера причиненного вреда торговой марке ОАО «БУР»  экспертами была использована формула, которая приведена Н.Ю.Пузыней на стр. 301 в книге «Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов»:
*****
Согласно ст.10 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», для обеспечения  достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия обязаны проводить инвентаризацию активов и обязательств, во время которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Эксперты  не приняли в расчет В макс =  944 899,20грн. (вероятная рыночная стоимость торговой марки ОАО «БУР»), исходя из норм ст.10 вышеупомянутого Закона и Стандарта (положения) бухгалтерского учета №28 балансовая стоимость признается справедливой непосредственно самим юридическим лицом. ОАО «БУР» по данным годовой инвентаризации признало справедливой стоимость торговой марки «BUR»(свидетельство №11190) на уровне 3520грн.00коп.
 Эксперты допускают, что (Вубитка х Сроялтиі) – это вероятная средневзвешенная стоимость лицензии на право использования торговой марки ОАО «БУР», которая  должна была быть зарегистрирована в соответствии с «Инструкцией о представлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр ведомостей о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и выдачи лицензии на использование знака (международного знака)», утвержденной приказом Миннауки и образования от 03.08.2001г. №576…»
 
Ситуация №2, тоже вполне реальная для собственника торговой марки:
«… Согласно пункта 25 Положения о порядке регистрации и перемещения через таможенную границу Украины товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28.04.2001г.№412 региональная таможня остановила таможенное оформление товара…, который включал в себя торговую марку ….,  принадлежащую  ОАО «БУР»
 
Учитывая то, что с 1 сентября 2001 года статьями  №№ 176, 177, 229, 231, 232 Уголовного кодекса Украины установлена уголовная ответственность за нарушение интеллектуальной собственности, в т.ч. (ст.229) - незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалификационного обозначения происхождения товара или намеренного нарушения права на эти объекты, если это принесло материальный ущерб в большом размере, перевозчик задержанной партии товара предоставил письменные объяснения работникам региональной таможни.  Согласно предоставленным объяснениям, установлено, что данный товар было передано перевозчику для доставки на территорию Украины заводом арматуростроения «Ха».
 
Между заводом арматуростроения «Ха»  и ОАО «БУР» не было заключено ни дилерского, ни лицензионного договора в соответствии с «Инструкцией о представлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр сведений о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и выдачу лицензии на использование знака (международного знака)», утвержденной приказом Миннауки и образования от 03.08.2001г. №576. В результате исследования экспертами установлено, что подобный лицензионный договор на право использования торговой марки был заключен  ОАО «БУР» лишь с компанией «Cor». В рамках данного лицензионного договора компания «Cor» каждый год платила роялти ОАО «БУР» за право использовать в деловом документообороте торговой марки, как на территории Украины так и (на основании действующих свидетельств) на территории других стран. Одновременно, по данному лицензионному договору, с целью сдерживания конкуренции на территории Украины, компания «Cor» тоже получала от ОАО «БУР» роялти за использование торговой марки «Cor» …»
Возможный вариант расчета судебными экспертами убытка, причиненного торговой марке ОАО «БУР» при задержке контрафактной партии товара:
«…Для расчета размера причиненного вреда (Уубитка) заводом арматуростроения «Ха»  торговой марке ОАО «БУР»экспертами была использована формула, которая приведена Н.Ю.Пузыней на стр. 301 в книге «Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов»:
*****